Sprawa z powództwa z amerykańskiej spółki Dreamworks Animation LLC
dot. domen orientaldreamworks.com i shanghaidreamworks.com
(wyrok z dnia 18 kwietnia 2014 r., nr sprawy D2014-0171)

Powódką w sprawie była spółka DreamWorks Animation LLC, amerykańskie studio animacji odpowiadające za produkcje takie jak Shrek czy Kung Fu Panda. Posługuje się ona w obrocie oznaczeniem „Dreamworks”, który stanowi jej znak towarowy, zarejestrowany w wielu krajach, w tym w Chinach. Posiada ona również liczne domeny zawierające to oznaczenie. Powódka od 2012 r. posiada ponadto znak towarowy ORIENTAL DREAMWORKS.

Pozwanym w sprawie był obywatel Chin, który w 2011 r. dokonał rejestracji domen orientaldreamworks.com oraz shanghaidreamworks.com.

W odniesieniu do domeny orientaldreamworks.com, Powódka wskazała, iż nazwa jest identyczna z posiadanym przez nią znakiem towarowym. Strona znajdująca się pod sporną domeną zawierała w przeszłości informację, iż domena jest na sprzedaż; w momencie rozstrzygania sporu na stronie znajdywały się informacje o usługach oferowanych przez Pozwanego. Natomiast pod domeną shanghaidreamworks.com, której nazwa w ocenie Powódki jest łudząco podobna do jej znaku towarowego, nigdy nie znajdowała się aktywna strona internetowa. Zdaniem Powódki było to równoznaczne z pasywnym przetrzymywaniem domeny przez Pozwanego.

Powódka argumentowała, iż celem Pozwanego było przyciągnięcie uwagi osób, które poszukiwały informacji na temat joint venture, jakiego Powódka podjęła się w Chinach. Na krótko przed rejestracją domen przez Pozwanego do wiadomości publicznej została bowiem podana informacja o planowanym przez Powódkę przedsięwzięciu. W jej ocenie, z uwagi na popularność, jaką Powódka cieszy się w Chinach, nie było możliwe aby Pozwany nie wiedział on o jej istnieniu i działalności.

Zdaniem Powódki, działanie Pozwanego powinno zostać zakwalifikowane jako piractwo domenowe. Takie założenie uzasadnia między innymi okoliczność, iż oferował on sprzedaż domeny orientaldreamworks.com za 50 tys. dolarów, co w ocenie Powódki stanowiło wygórowaną cenę. Ponadto, jak wskazała Powódka, Pozwany dokonał rejestracji ponad 200 domen, które następnie oferował na sprzedaż. Nazwy wielu z nich zawierały znaki towarowe innych podmiotów. W ocenie Powódki Pozwany nie oferuje realnie pod spornymi domenami towarów ani usług, ani nie prowadzi jakiejkolwiek działalności, która uzasadniałaby posługiwanie się ww. domenami.

Pozwany bronił się wskazując, iż rejestracji spornych domen dokonał w 2011 r., czyli na rok przed rejestracją znaku towarowego ORIENTAL DREAMWORKS przez Powódkę. Jak twierdził, aż do 2013 r. nie wiedział o istnieniu Powódki. DREAMWORKS – zdaniem Pozwanego – nie jest powszechnie znanym znakiem towarowym w Chinach, na co wskazuje fakt, iż nie widnieje w oficjalnym urzędowym wykazie tego typu znaków. Podniósł on, iż nazwy domen były jego pomysłem, w związku z czym przysługują mu do nich prawa autorskie. Wskazał również na pewne różnice w przekładzie, które uzasadniałyby twierdzenie, iż nazwy spornych domen nie są podobne do znaków towarowyc– Powódki.

Pon–dto – jak podniósł – nie jest prawdą stwierdzenie, iż nie prowadzi on działalności pod spornymi domenami. Strona orientaldreamworks.com ma charakter edukacyjny, Pozwany oferował na niej ćwiczenia z języka angielskiego i, jak twierdził, była ona popularna wśród zagranicznych studentów. Z uwagi na inny przedmiot działalności nie ma ryzyka konfuzji u odbiorców. Fakt, iż oferował domenę na sprzedaż, nie uzasadnia przypisywania mu złej wiary w sposób automatyczny. Nie było bowiem jego celem wzbogacenie się kosztem Powódki, zagrożenie jej interesom ani powstrzymywanie jej od rejestracji spornych domen. Co więcej, zdaniem Pozwanego, to Powódka dokonała nadużycia swojego prawa do znaku towarowego, usiłując odebrać mu sporne domeny.

Panel administracyjny stwierdził łudzące podobieństwo nazw spornych domen ze znakami towarowymi Powódki. Fakt, iż nazwy te zawierały wyrazy „oriental” oraz „shanghai”, tylko wzmagało konfuzję wśród odbiorców, gdyż nasuwało wniosek, iż odnoszą się one do towarów i usług oferowanych przez Powódkę na rynku azjatyckim. Panel administracyjny uznał, iż nie jest możliwe, aby Pozwany działał bez świadomości istnienia Powódki oraz jej działalności. Z uwagi na jej popularność w Chinach, musiał on działać w celu wywołania skojarzeń z Powódką oraz sugerowania, iż jest on z nią w jakiś sposób powiązany. Zdaniem Panelu administracyjnego, Pozwany nie udowodnił, iż oferował jakiekolwiek towary lub usługi w dobrej wierze, za to celem jego było nabywanie domen w celu ich późniejszej odsprzedaży po wygórowanej cenie. Dlatego też jego działanie, nakierowanie na wzbogacenie się wykorzystując renomę Powódki, cechowało się złą wiarą.

Panel administracyjny uwzględnił powództwo.